如何考量共存協議對商標近似性判斷的影響？圍繞著第32979570號“Ssence”商標（下稱訴爭商標）引發的商標申請駁回復審行政糾紛一案，北京市高級人民法院日前作出的終審判決給出了答案。

　　北京市高級人民法院指出，在判斷訴爭商標與引證商標共存在類似商品或服務上是否會導致相關公眾產生混淆、誤認時，應當考慮引證商標注冊人與訴爭商標申請人達成的商標共存協議。在沒有證據顯示訴爭商標與引證商標的共存足以損害相關公眾權益的情況下，應當考慮商標共存協議作為排除混淆可能性的有力證據，認定訴爭商標與引證商標共存于同一種或類似商品上不易導致相關公眾產生混淆。

　　據了解，該案訴爭商標由貝親管理（上海）有限公司（下稱貝親公司）于2018年8月提交注冊申請，指定使用在肥皂、化妝品、金剛鋁（研磨料）、香、空氣芳香劑、牙膏等第3類商品上。

　　經審查，原國家工商行政管理總局商標局（下稱商標局）初步審定訴爭商標在金剛鋁（研磨料）、香、空氣芳香劑商品上的注冊申請，但認為訴爭商標指定使用在其他商品（下稱復審商品）上與第29532555號“水之妍SYENCE”商標（下稱引證商標一）、第29561230號“水之妍SYENCE SKIN CARE LABORATORIES”商標（下稱引證商標二）構成使用在同一種或類似商品上的近似商標，對訴爭商標在復審商品上的注冊申請予以駁回。

　　貝親公司不服上述駁回決定，于2019年4月向原國家工商行政管理總局商標評審委員會（下稱原商評委）申請復審，主張訴爭商標與引證商標一、引證商標二未構成使用在同一種或類似商品上的近似商標；引證商標二的注冊申請已經被駁回，不再構成訴爭商標注冊的在先權利障礙；貝親公司與引證商標一所有人經營范圍不同，共存使用不會導致消費者產生混淆、誤認。

　　經審理，國家知識產權局（根據中央機構改革部署，原商評委的相關職責由國家知識產權局行使）于2019年9月決定駁回訴爭商標在復審商品上的注冊申請。

　　貝親公司不滿上述結果，繼而提起行政訴訟，主張訴爭商標與引證商標一不構成使用在同一種或類似商品上的近似商標，其與引證商標一權利人從事的商業領域完全不同，雙方商標實際使用的商品類型差異明顯，兩件商標共存導致消費者產生混淆、誤認的可能性進一步降低；引證商標一原所有人囤積大量商標，明顯缺乏真實使用意圖，引證商標一已被提出無效宣告請求；其正在與引證商標一權利人溝通轉讓或共存事宜，請求暫緩或中止審理該案。

　　據了解，2019年11月，引證商標一經核準由常熟市單點服裝設計有限公司轉讓至水芝妍生物科技河北有限公司名下。

　　北京知識產權法院經審理認為，訴爭商標與引證商標一在字母構成、呼叫、整體視覺效果等方面相近，將訴爭商標與引證商標一同時使用在同一種或類似商品上，依據相關公眾的一般注意程度，容易對商品來源產生誤認或者認為其來源之間有特定的聯系，構成使用在同一種或類似商品上的近似商標。同時，貝親公司提交的證據不足以證明其與引證商標一權利人從事的領域不同從而不會導致消費者對商品來源產生混淆、誤認，亦不足以證明訴爭商標經使用在復審商品上已獲得足以與引證商標一相區分的顯著特征。此外，引證商標一原所有人是否囤積商標并非該案審理范圍，截至該案一審判決前貝親公司并未提交引證商標一已被宣告無效的證據，亦未提交其與引證商標一權利人達成轉讓或共存協議的證據，引證商標一仍構成訴爭商標獲準初步審定的權利障礙。綜上，法院判決駁回貝親公司的訴訟請求。

　　貝親公司不服一審判決，上訴至向北京市高級人民法院，并向法院提交了其與引證商標一注冊人就訴爭商標達成的商標共存協議。

　　北京市高級人民法院經審理認為，雖然訴爭商標與引證商標一的字母部分僅相差一個字母，但引證商標一另有漢字部分，二者之間存在一定區別。貝親公司提交了引證商標一注冊人出具的商標共存協議，在不違反法律、行政法規，亦無證據顯示訴爭商標與引證商標一的共存足以損害相關公眾的權益的情況下，應當考慮商標共存協議作為排除混淆可能性的有力證據，認定訴爭商標與引證商標一共存于同一種或類似商品上不易引起相關公眾產生混淆、誤認。據此，法院判決撤銷一審判決，并判令國家知識產權局針對訴爭商標重新作出決定。（王國浩）

　　行家點評

　　姚小娟 浙江天冊律師事務所 律師：根據最高人民法院在圍繞美國谷歌公司第11709162號“NEXUS”商標申請駁回復審行政糾紛案作出的再審行政判決中確立的裁判規則，在判斷訴爭商標與引證商標是否構成相同或類似商品上的相同或近似商標時，引證商標權利人出具的商標共存協議是重要考慮因素。同時，北京市高級人民法院在2019年發布的《商標授權確權行政案件審理指南》（下稱指南）中指出，判斷訴爭商標與引證商標是否構成近似商標，商標共存協議可以作為排除混淆的初步證據。

　　訴爭商標與引證商標是否構成近似，兩者并存是否會導致相關公眾產生混淆、誤認，引證商標的注冊人作為直接利害關系人較其他相關公眾而言更為關切。因此，在判斷訴爭商標與引證商標共存在類似商品或服務上是否會導致相關公眾的混淆、誤認時，應當考慮引證商標注冊人與訴爭商標申請人達成的商標共存協議。在訴爭商標與引證商標的標志存在一定差異的情況下，商標共存協議可以作為排除混淆可能性的參考因素。同時，還應考慮商標專用權的私權屬性，商標共存協議體現了引證商標注冊人對其所享有的商標專用權部分權利的讓渡和處分，根據意思自治原則，應當允許商標注冊人自由處分其商標專用權。

　　需要注意的是，根據指南規定，商標共存協議只是判斷訴爭商標與引證商標近似性的考量因素之一，在訴爭商標與引證商標的標志完全相同或者高度近似且使用在相同或類似商品上時，不能僅以商標共存協議為依據核準訴爭商標的注冊申請。關于商標共存協議的形式要件，指南明確引證商標權利人應以書面形式同意訴爭商標申請注冊并載明訴爭商標的具體信息，但附條件或者附期限的共存協議一般不予采信，商標申請人在使用商標共存協議時，應當重視上述形式要件的要求，并對共存協議進行公證，以確保其真實性及法律效力。

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