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在美國專利商標局訴Booking.Com BV之后，在Generic.com商標中培育和注冊保護性權利的策略

2020年6月30日，美國最高法院在美國專利商標局（“ PTO”）確認了所主張的商標或服務商標的潛在可注冊性，該商標或服務商標包含通用字詞和通用頂級域名，例如.com（法院術語中的“ generic.com”）。1這樣做，法院駁回了某些巡回法庭所采用的明確法律規定，即generic.com必定是通用的，因此盡管事實證據與其所有者援引相反，卻無資格進行聯邦商標注冊。但是，法院并不認為所有的generic.com都必須是可保護和可注冊的。因此，將generic.coms作為商標的索償人應與其商標律師收集適當的證據記錄以支持其要求保護的商標的保護性，包括理想的調查證據。此警報包含有關進行所需顯示的建議。
訴訟
法庭上有爭議的名稱BOOKING.COM于2006年被采用，并且在Booking.com BV于2012年提出四項注冊申請時已在商業中廣泛使用。PTO以商標為通用商標而拒絕了該申請。，或者，僅是描述性的，缺乏獲得的獨特性或“次要含義”。受聯邦巡回當局的約束2，商標審判和上訴委員會（“ TTAB”）在發現所申請的商標通用后確認了每項申請均被拒絕，因此無資格進行商標注冊。
Booking.com向弗吉尼亞東區的美國地方法院提起上訴。3在這樣做時，它特別提供了特富龍式調查的結果，該調查表明74.8％的受訪者將BOOKING.COM視為品牌名稱。很大程度上基于這些結果，地方法院在法律上得出結論，“ Booking.com”與單獨的“ booking”不同，不是通用的。具體而言，法院認為，毫無疑問，消費公眾“主要了解BOOKING.COM并未提及屬類，而是描述了該域名上涉及“預訂”的服務。”4在確定“ Booking.com”具有描述性之后，地方法院還無可爭議地認為該術語在酒店預訂服務中具有次要含義。5
第四巡回法院在意見中重申了地方法院對Booking.com的調查證據的依賴，并且不僅在聯邦巡回法院對同一問題的處理上，而且在第九巡回法院的處理上也造成了可爭議的分歧。6這一分裂導致最高法院同意解決以下問題：“在線業務是否將通用頂級域名（“ .corn”）添加到其他通用術語中，都可以創建受保護的商標。”法院以肯定的方式回答該問題的意見取決于消費者如何看待該名稱，而不是PTO如何標識商標：“因為'Booking.com'對消費者而言不是通用名稱，因此也不是通用名稱。”7法院駁回了專利商標局的論點，即無論消費者如何理解該術語，generic.coms“均無資格依法獲得商標保護”。“足以解決此案的原則是無可爭辯的原則，即消費者的感知界定了術語的含義。”8
拒絕PTO的論點，即Booking.com商標的“ .com”部分等同于“ Co”。或“ Inc.”或其他公司后綴，法院認為一次只能有一個實體擁有一個特定的互聯網域名，因此熟悉域名系統的消費者將推斷BOOKING.COM是指一個特定的實體。在這方面，“ generic.com”術語的“排他性”將其與“ generic，Inc.”之類的術語區分開。法院指出，“專利商標局過去的做法似乎沒有反映出這種全面的規則。參見例如商標注冊。第3,601,346號（主要注冊人為“ ART.COM”，其中包括“網上零售商店服務”，其中提供“藝術品，原創藝術品和藝術品復制品”）；商標Reg。2,580,467（“約會服務”補充注冊處的“ DATING.COM”）。”10法院指出，“現有注冊與專利商標局現在提出的規則相抵觸，如果以專利商標局的當前觀點為準，將有被撤銷的風險。”11
美國專利商標局（PTO）擔心“ Booking.com”之類的商標保護會阻礙競爭者，法院對此也沒有說服力。專利商標局擔心“ Booking.com”的商標保護會排除或禁止競爭對手使用“ booking”一詞或采用“ ebooking.com”或“ hotel-booking.com”之類的域名。法院駁回了這一關切，并指出“它帶有任何描述性標記。對此，商標法沒有完全否認商標保護就屬于此類商標的范圍。值得注意的是，除非有可能使消費者感到困惑，否則競爭對手的使用不會侵犯商標。”12在這方面，法院指出，保護范圍較弱的描述性商標是狹窄的，“經典合理使用”原則保護使用描述性術語“公正且真誠”的任何人免于承擔責任。因此，委員會得出結論認為：“這些學說可以防止專利商標局確定的反競爭影響，確保'Booking.com'的注冊不會使其持有人對'booking'一詞具有壟斷地位。”13
建立Generic.coms的獨特性
最高法院的意見對在商業中的generic.com用戶而言，并不是意外之財，而僅僅是成功獲取其商標權的路線圖。正如法院警告的那樣，“雖然我們拒絕專利商標局提供的規則，即“ generic.com”術語本身是通用名稱，但我們不接受自動將此類術語歸為非通用術語的規則。給定的“ generic.com”術語是否通用，取決于消費者實際上是否將該術語視為類的名稱，或者相反，認為它是能夠區分類成員的術語。”14法院裁定：“通知該調查的證據不僅可以包括消費者調查，還可以包括字典，消費者和競爭對手的使用情況，以及任何其他有關消費者如何理解術語含義的證據。”15因此，對generic.com域名尋求商標權的所有者應準備好記錄其聲明的商標的來源識別功能，以避免發現通用性和不可保護性。
根據Booking.com在地方法院和第四巡回法院獲得的成功，理想情況下，該文件應包括使用兩種普遍接受的格式之一進行的消費者調查得出的有利結果。Booking.com的調查專家使用了第一種格式，即所謂的Teflon格式，該格式源自EI du Pont de Nemours＆Co.訴Yoshida Int'l，Inc. [16]。原始的Teflon調查使用以下方法：
我想給你念8個名字，讓你告訴我你是品牌名稱還是普通名稱。品牌名稱是指由一家公司制造的雪佛蘭（Chevrolet）等字眼；通過共同的名字，我的意思是像汽車上的字是由許多不同的公司進行了。因此，如果我要問你，“雪佛蘭是品牌名稱還是通用名稱？”，你會怎么說？
現在，如果我要問你，“洗衣機是品牌名稱還是通用名稱？”，你會怎么說？
[如果受訪者理解繼續。如果不明白，請再次解釋。]
現在，您會說________是品牌名稱還是普通名稱？17
通用性調查的第二種主要類型是在King-Seeley Thermos Co.訴Aladdin Indus案中對THERMOS商標對真空瓶的有效性進行的訴訟。18該訴訟案中Thermos格式調查的重要部分以以下方式進行了總結：
您是否熟悉用于保持液體（例如湯，咖啡，茶和檸檬水）在一段時間內熱或冷的容器的類型？
如果您明天要購買這些容器中的一種（即使食物和飲料保持冷熱的類型），您會選擇購買哪種類型的商店？
您要什么？也就是說，您要告訴店員什么？19
不論選擇哪種格式，在調查受訪者中，正面肯定答復率達到50％或更高通常足以確定要求保護的商標不是通用商標。但是，將特氟隆或Thermos格式很少批發到具有不同基礎事實的案件中。相反，兩種格式都經常進行修改，以考慮到有爭議的特定商標（或要求保護的商標）以及與這些商標相關的商品和服務的銷售情況。外部商標顧問可以幫助確定在給定案件中哪種格式最有效，以及與調查專家一起根據案件的事實和情況來選擇所采用的格式。
外部商標法律顧問還可以就如何最好地培養支持描述性商標的商標權所必需的次要含義，為generic.com域名的所有者提供建議。在此問題上，至關重要的是，Booking.com在說服地方法院推翻PTO認定其商標為通用商標的裁定中獲勝，并不能自動賦予這些商標注冊的權利。相反，地方法院裁定商標具有描述性，這使Booking.com有義務展示其商標的次要含義，這種顯示僅部分成功。
建立次要含義的有效策略可以包含許多組成部分，包括以以下形式提供直接證據和證詞：
調查證據；20
消費者的直接證詞；在某些司法管轄區，
索賠人的商標與另一方的商標之間的實際混淆。
同樣，間接證據和次要含義的證言可以證明：
索賠人將其generic.com用作商標，即用作修飾通用名詞的形容詞，而不僅僅是網站的電子地址；
提出索賠人對商標權的要求，例如TM或SM符號；
標有商標的銷售量；
所要求的商標使用的專有權的長度和程度；
索賠人的廣告支出；
未經請求的媒體報道商標所售商品或服務；在某些司法管轄區，
初級用戶的有意復制。
因此，次要含義的顯示的組裝可能是一個復雜的項目，尤其是對于高度描述性的標記而言。
結論
正如最高法院自己竭力指出的那樣，其在Booking.com案中的裁決并未強制要求所有人對其商標或服務商標權擁有所有權的所有generic.com進行保護和注冊。相反，它只是打開了這些發現的大門。因此，只有在與外部商標顧問合作為這些要求奠定必要的基礎之后，才可能建議潛在的generic.com商標的所有者提高其商標地位的要求。

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